Международные товарные знаки: отказы и обжалования в Узбекистане

Глобализация товарных рынков и расширение трансграничной торговли обусловливают необходимость получения правовой охраны товарных знаков одновременно в нескольких государствах. Одним из наиболее востребованных механизмов решения данной задачи является Мадридская система международной регистрации знаков, администрируемая Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).

Республика Узбекистан присоединилась к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 27 сентября 2006 года. Для Узбекистана Протокол вступил в силу 27 декабря 2006 года. При присоединении Республика Узбекистан воспользовалась предусмотренной статьей 5(2)(b) Протокола возможностью установить восемнадцатимесячный срок для направления уведомления об отказе в предоставлении охраны международной регистрации.

Принципиальное значение имеет правильное понимание правовой природы Мадридской системы. Международная регистрация товарного знака сама по себе не означает автоматического признания обозначения охраноспособным во всех указанных владельцем государствах. После международной регистрации Международное бюро ВОИС уведомляет ведомства указанных договаривающихся сторон, каждое из которых вправе провести экспертизу обозначения по собственному национальному законодательству. Если национальные требования не соблюдены, ведомство вправе отказать в предоставлении охраны на своей территории.

Таким образом, в отношении Республики Узбекистан юридически более точным является использование категории «отказ в предоставлении правовой охраны международной регистрации товарного знака», а не только «отказ в международной регистрации». Международная регистрация уже существует в Международном реестре ВОИС, тогда как компетентный орган Узбекистана решает вопрос о действии предоставляемой ею охраны на территории Республики Узбекистан.

Международная регистрация и принцип территориальности исключительного права

В основе международной охраны товарных знаков сохраняется принцип территориальности. Исключительное право на товарный знак действует в пределах территории того государства или объединения государств, в котором такому обозначению предоставлена правовая охрана.

Мадридская система существенно упрощает получение охраны сразу в нескольких юрисдикциях, поскольку позволяет владельцу подать одну международную заявку, уплатить установленные международные пошлины и указать государства, на территории которых испрашивается охрана. Однако она не унифицирует материальные критерии охраноспособности знака. Каждое указанное государство рассматривает международную регистрацию по существу приблизительно таким же образом, как национальную заявку, с учетом особенностей Мадридского протокола.

Данный подход прямо реализован в законодательстве Республики Узбекистан. В соответствии с действующим Административным регламентом правовая охрана товарного знака на территории Республики Узбекистан может предоставляться в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан. Основанием для проведения государственной экспертизы международно зарегистрированного товарного знака является поступление от Международного бюро ВОИС соответствующего уведомления о международной регистрации и распространении ее действия на Узбекистан.

Следовательно, международная процедура и национальная экспертиза представляют собой взаимосвязанные, но юридически самостоятельные этапы.

ВОИС осуществляет международную регистрацию и ведение Международного реестра, тогда как вопрос о предоставлении или отказе в предоставлении охраны на территории Узбекистана разрешается национальным компетентным органом на основе законодательства Республики Узбекистан.

Национальная экспертиза международной регистрации в Узбекистане

Действующий Административный регламент по регистрации товарных знаков (далее – Регламент) предусматривает специальный порядок предоставления правовой охраны международно зарегистрированному товарному знаку.

Международные регистрации, указанные в уведомлениях Международного бюро ВОИС, проверяются на соответствие требованиям законодательства Республики Узбекистан о товарных знаках. Согласно пункту 112 Регламента проверяется соответствие обозначения требованиям статьи 3 и статьи 10 Закона Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», за установленным законодательством исключением.

Если международно зарегистрированный товарный знак соответствует установленным требованиям, ему предоставляется правовая охрана на территории Республики Узбекистан. Если обозначение этим требованиям не соответствует, Международному бюро направляется уведомление о предварительном отказе с указанием оснований такого отказа. Таким образом, наличие международной регистрации не исключает проведения полноценной экспертизы охраноспособности знака в Узбекистане.

В этом проявляется один из основополагающих принципов Мадридской системы: международная регистрация централизует процедуру подачи и администрирования прав, но не лишает указанные государства полномочия самостоятельно определять возможность предоставления охраны.

Абсолютные основания для отказа

Основания отказа в предоставлении правовой охраны можно условно разделить на две основные группы:

1. абсолютные основания, связанные преимущественно с характеристиками самого обозначения;
2. относительные основания, возникающие вследствие столкновения заявленного обозначения с более ранними правами третьих лиц.

К абсолютным основаниям относятся, в частности, случаи отсутствия у обозначения различительной способности.

Правовая охрана не должна предоставляться обозначениям, которые в силу своего характера не способны индивидуализировать товары или услуги одного лица и отличать их от товаров и услуг других хозяйствующих субъектов.

К данной категории могут относиться общеупотребительные обозначения, общепринятые символы и термины, а также обозначения, непосредственно характеризующие вид, свойства, качество, количество, назначение, стоимость, место или время производства либо реализации соответствующих товаров.

Особая проблема возникает в отношении словесных обозначений, которые первоначально могли иметь оригинальный характер, но применительно к определенному рынку воспринимаются потребителем исключительно как описание товара, его характеристик или назначения.

Вместе с тем отсутствие первоначальной различительной способности не во всех случаях является непреодолимым препятствием. Регламент предусматривает возможность регистрации отдельных категорий обозначений при доказанности того, что вследствие фактического использования применительно к конкретным товарам они приобрели различительную способность. В качестве доказательств могут приниматься сведения об объемах производства и продаж, территории реализации товаров, продолжительности использования обозначения, затратах на рекламу, степени осведомленности потребителей, публикациях в средствах массовой информации и участии продукции в выставках.

Следовательно, применительно к международным регистрациям иностранный правообладатель в соответствующих случаях может использовать доказательства приобретенной различительной способности для обоснования возможности предоставления охраны знаку в Узбекистане.

Другими абсолютными препятствиями могут выступать ложность или способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно товара, его изготовителя либо места происхождения, а также противоречие обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Для международных владельцев данная категория оснований имеет особое значение, поскольку значение иностранного слова, географического наименования или культурного символа может восприниматься в Узбекистане иначе, чем на первоначальном рынке правообладателя.

Относительные основания отказа и более ранние товарные знаки

На практике одним из наиболее значимых оснований предварительного отказа является существование более раннего товарного знака, идентичного либо сходного до степени смешения с обозначением, которому испрашивается охрана в Узбекистане.

Регламент запрещает предоставление правовой охраны обозначениям, идентичным или сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными в Узбекистане на имя другого лица товарными знаками, ранее поданными заявками и определенными другими охраняемыми обозначениями.

При этом сама по себе регистрация сходного обозначения не всегда достаточна для отказа. Для основной категории конфликтующих товарных знаков требуется также определить, относятся ли сравниваемые обозначения к одинаковым либо однородным товарам и услугам. Следовательно, экспертиза должна установить как минимум два обстоятельства:

• во-первых, наличие тождества либо сходства между обозначениями;
• во-вторых, однородность соответствующих товаров или услуг.

Именно совокупность этих факторов позволяет оценить наличие риска смешения в сознании потребителя.

Понятие «сходство до степени смешения»

Одной из наиболее сложных правовых категорий при экспертизе товарных знаков является сходство до степени смешения. Регламент устанавливает, что обозначение признается идентичным другому обозначению при совпадении всех его элементов. Сходство до степени смешения имеет место тогда, когда обозначение в целом либо в отдельных существенных элементах сходно с другим обозначением, несмотря на наличие отдельных различий. При этом оценка осуществляется исходя из общего впечатления, создаваемого обозначениями.

Такой подход соответствует функциональному назначению товарного знака. Юридически значимым является не математическое количество совпадающих букв или графических элементов, а вероятность того, что соответствующий потребитель будет воспринимать обозначения как принадлежащие одному хозяйствующему субъекту либо экономически связанным лицам.

При исследовании словесных товарных знаков Регламент выделяет три основных вида сходства:

• фонетическое;
• графическое;
• семантическое.

Однородность товаров и услуг как элемент риска смешения

Даже высокая степень сходства обозначений не должна рассматриваться изолированно от товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана. Согласно Регламенту при определении однородности товаров устанавливается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров одному производителю.

При этом учитываются:

• вид товаров;
• функциональное назначение;
• материал изготовления;
• взаимодополняемость;
• взаимозаменяемость;
• условия реализации;
• круг потребителей;
• иные обстоятельства.

Таким образом, принадлежность товаров к одному классу Международной классификации товаров и услуг сама по себе не является окончательным доказательством их однородности.

Равным образом нахождение товаров в разных классах не должно автоматически означать их неоднородность. МКТУ выполняет прежде всего классификационную функцию, тогда как вероятность смешения должна определяться на основании экономических и потребительских характеристик сравниваемых товаров и услуг. Данное разграничение представляется принципиально важным для обеспечения обоснованности решений по международным регистрациям.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ как особая стадия международной процедуры

Отказ в отношении международной регистрации обладает существенной процессуальной спецификой. Если обозначение не соответствует требованиям законодательства Республики Узбекистан, компетентный орган направляет Международному бюро ВОИС уведомление о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны с указанием оснований такого отказа.

Использование категории «предварительный отказ» означает, что на данном этапе вопрос о правовой охране еще не является окончательно разрешенным. Владелец международной регистрации имеет право представить возражения и доказательства, направленные на преодоление указанных экспертизой оснований.

Действующий Регламент Республики Узбекистан предусматривает для владельца международной регистрации шестимесячный срок для представления своих доводов по основаниям, содержащимся в предварительном отказе. Если такие доводы представлены в установленный срок, результаты их рассмотрения сообщаются Международному бюро ВОИС. Если владелец международной регистрации не представляет аргументы в установленный срок, Международному бюро направляется уведомление о подтверждении предварительного отказа, то есть об окончательном отказе.

Следовательно, получение предварительного отказа не должно восприниматься правообладателем как автоматическая утрата возможности получить охрану товарного знака в Узбекистане. Напротив, именно на данной стадии особенно важны правильная квалификация противопоставленных обозначений, исследование товаров и услуг, подготовка сравнительного анализа и представление соответствующих доказательств.

Срок направления предварительного отказа

Мадридский протокол предусматривает общий срок, в течение которого национальное ведомство вправе уведомить Международное бюро об отказе. Республика Узбекистан при присоединении к Мадридскому протоколу сделала декларацию в соответствии со статьей 5(2)(b), заменив стандартный годичный срок восемнадцатимесячным сроком.

Таким образом, компетентный орган Республики Узбекистан вправе уведомить Международное бюро о предварительном отказе в предоставлении охраны, как правило, не позднее 18 месяцев с даты получения соответствующего уведомления Международного бюро. Соблюдение данного срока имеет существенное правовое значение.

Мадридская система построена таким образом, что неопределенность относительно территориального действия международной регистрации не может сохраняться неограниченно долго. Если компетентное ведомство не уведомляет ВОИС об отказе в предусмотренный Протоколом срок, международная регистрация приобретает действие в соответствующей юрисдикции в отношении заявленных товаров и услуг в пределах применимых правил Мадридской системы.

Следует отметить, что в актуальном перечне деклараций участников Мадридской системы Узбекистан указан среди государств, использующих 18-месячный срок уведомления об отказе. При этом Узбекистан не указан в числе государств, сделавших отдельную декларацию о возможности направления после истечения 18 месяцев отказа, основанного на оппозиции.

Частичный отказ в предоставлении правовой охраны

Существенное практическое значение имеет возможность отказа не в отношении всей международной регистрации, а только применительно к отдельным товарам или услугам. Национальное законодательство допускает дифференцированный подход: если обозначение отвечает установленным требованиям только применительно к части товаров, решение о регистрации может быть принято в отношении соответствующей части перечня.

Для международной регистрации данный принцип означает возможность территориального ограничения правовой охраны. Например, более ранний товарный знак может препятствовать охране международной регистрации применительно к определенным товарам 3-го класса МКТУ, однако не создавать препятствий в отношении заявленных услуг 35-го класса. В такой ситуации полный отказ в предоставлении охраны всей международной регистрации без самостоятельного анализа каждой соответствующей группы товаров и услуг может оказаться непропорциональным.

Институт частичного отказа позволяет обеспечить баланс между защитой более ранних исключительных прав и интересами владельца международной регистрации.

Согласие владельца более раннего товарного знака как способ преодоления отказа

Особый интерес представляет введенный в узбекское регулирование механизм согласия владельца противопоставленного товарного знака. Регламент допускает регистрацию обозначений, сходных до степени смешения с определенными категориями ранее охраняемых товарных знаков, при наличии согласия правообладателя. При этом к письму-согласию предъявляются достаточно строгие требования. Оно должно, в частности, содержать сведения о владельце противопоставленного знака, лице, которому предоставляется согласие, обозначениях и перечне товаров, в отношении которых дается согласие. Подлинность подписи должна быть нотариально удостоверена. Если согласие оформлено в иностранном государстве, документ должен быть представлен после легализации либо проставления апостиля в установленном порядке.

Данный механизм особенно актуален именно для международных регистраций, поскольку столкновение между товарными знаками нередко происходит внутри международных групп компаний, между хозяйствующими субъектами, имеющими договорные отношения, либо в результате сосуществования знаков на различных национальных рынках.

В таких обстоятельствах письмо-согласие может выступать более эффективным способом преодоления предварительного отказа, чем продолжительный спор относительно степени сходства обозначений.

Ответ на предварительный отказ: основные направления правовой аргументации

Получив уведомление о предварительном отказе, владелец международной регистрации должен прежде всего установить точное юридическое основание отказа. Если причиной является противопоставление более раннего товарного знака, стратегия ответа может строиться по нескольким направлениям.

Первое — отсутствие сходства обозначений. Владелец может доказать наличие существенных:

• фонетических;
• графических;
• семантических;
• композиционных

различий между обозначениями.

При этом наиболее эффективным является не перечисление отдельных различающихся элементов, а доказательство различного общего впечатления, производимого знаками на среднего потребителя.

Второе — отсутствие однородности товаров или услуг. Даже при определенной степени сходства обозначений риск смешения может отсутствовать вследствие различий между товарами. В таком случае следует анализировать назначение продукции, ее характеристики, потребительскую аудиторию, каналы реализации, взаимозаменяемость, взаимодополняемость и иные рыночные факторы.

Третье — ограничение перечня товаров и услуг. Если препятствие затрагивает только часть заявленного перечня, одним из рациональных вариантов может быть его сокращение. Регламент предусматривает возможность сокращения перечня товаров в рамках производства по заявке. Для международной регистрации такое ограничение должно осуществляться с учетом специальных процедур Мадридской системы.

Четвертое — получение согласия владельца противопоставленного знака. Если законодательство допускает преодоление соответствующего препятствия путем согласия, владелец международной регистрации может вступить в переговоры с правообладателем более раннего знака.

Пятое — оспаривание противопоставленного права. В отдельных случаях препятствием становится товарный знак, который фактически не используется, зарегистрирован недобросовестно либо имеет иные основания для прекращения правовой охраны. В таком случае защита интересов владельца международной регистрации может потребовать самостоятельного производства против противопоставленного знака. Однако сама подача соответствующего иска или заявления не должна автоматически рассматриваться как устранение основания предварительного отказа: правовые последствия зависят от итогового статуса противопоставленного права и применимых процессуальных норм.

Проблема субъективности оценки сходства до степени смешения

Несмотря на достаточно подробное нормативное перечисление критериев сходства, данная категория неизбежно содержит оценочный элемент. Одни и те же обозначения могут иметь:

• высокую фонетическую степень сходства, но существенные графические различия;
• сходные словесные элементы, но различное смысловое содержание;
• совпадающий элемент, являющийся слабым или описательным;
• сходную композицию, но различный доминирующий элемент.

Регламент прямо предусматривает возможность учитывать различные признаки сходства как отдельно, так и в различных сочетаниях. Следовательно, нормативное регулирование фактически требует комплексной оценки, а не применения формального теста. Именно здесь возникает риск различной экспертной практики.

Представляется, что решение о предварительном отказе должно содержать не только указание на противопоставленный товарный знак, но и последовательное обоснование:

1. какие элементы сравниваемых знаков являются доминирующими;
2. в чем выражается фонетическое, визуальное либо семантическое сходство;
3. какие различия между знаками установлены;
4. почему эти различия являются недостаточными;
5. какие товары либо услуги признаются однородными;
6. какие факторы подтверждают их однородность;
7. каким образом совокупность указанных обстоятельств создает вероятность смешения у соответствующих потребителей.

Такой подход повысил бы прозрачность экспертизы и предоставил владельцу международной регистрации реальную возможность подготовить содержательный ответ.

Международная регистрация и принцип независимости территориальных отказов

Важной характеристикой Мадридской системы является территориальная самостоятельность решений национальных ведомств. Отказ Республики Узбекистан в предоставлении охраны международной регистрации действует только применительно к территории Узбекистана и не означает прекращения международной регистрации как таковой.

ВОИС прямо указывает, что отказ одного участника Мадридской системы не влияет на действие международной регистрации в остальных указанных юрисдикциях. Это обстоятельство позволяет говорить о международной регистрации не как о едином «всемирном товарном знаке», а как о централизованно администрируемом комплексе территориальных прав. Международная регистрация имеет единый регистрационный номер и централизованно администрируется ВОИС, однако объем ее фактического территориального действия зависит от решений национальных и региональных ведомств.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ в предоставлении правовой охраны международной регистрации и порядок его обжалования

Если международно зарегистрированный товарный знак не соответствует требованиям законодательства Республики Узбекистан, уполномоченный орган направляет в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности уведомление о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны с указанием оснований такого отказа. Владелец международной регистрации вправе в течение шести месяцев представить свои доводы относительно причин предварительного отказа. Если соответствующие доводы представлены своевременно, они подлежат рассмотрению, а результаты рассмотрения сообщаются Международному бюро ВОИС.

Если владелец международной регистрации в установленный шестимесячный срок не представляет доводы по основаниям предварительного отказа, в Международное бюро направляется уведомление о подтверждении предварительного отказа — окончательном отказе.

Окончательный отказ означает, что международной регистрации товарного знака не предоставляется правовая охрана на территории Республики Узбекистан в том объеме, в котором отказ был подтвержден. При этом окончательный отказ, вынесенный Узбекистаном, не прекращает саму международную регистрацию в Международном реестре ВОИС и не затрагивает ее действие в других государствах, в которых охрана была предоставлена. Таким образом, такой отказ имеет территориальный характер и определяет правовой статус международной регистрации исключительно применительно к Республике Узбекистан.

Следует также учитывать возможность частичного отказа. Если препятствия для предоставления правовой охраны относятся лишь к отдельным товарам или услугам, охрана может быть предоставлена в отношении той части перечня, применительно к которой обозначение отвечает установленным требованиям. Национальный Регламент прямо предусматривает возможность принятия решения о регистрации в отношении части товаров, если обозначение соответствует требованиям законодательства лишь применительно к такой части перечня.

Обжалование окончательного отказа

Окончательный отказ в предоставлении правовой охраны международной регистрации не означает исчерпания всех предусмотренных национальным законодательством способов защиты интересов правообладателя.

Статья 16 Закона Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» предусматривает специальный механизм обжалования результатов государственной экспертизы. Согласно данной статье заявитель вправе обжаловать результаты государственной экспертизы в Апелляционный совет Министерства юстиции Республики Узбекистан в течение трех месяцев с даты принятия решения.

По своему содержанию эта норма распространяется на решения государственной экспертизы, в том числе на решение об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку, поскольку по результатам экспертизы принимается решение либо о регистрации товарного знака, либо об отказе в его регистрации. Таким образом, первым национальным способом оспаривания окончательного отказа является подача возражения в Апелляционный совет Министерства юстиции.

При подготовке такого возражения владелец международной регистрации может, в зависимости от оснований отказа, ссылаться, в частности, на:

• отсутствие сходства обозначений до степени смешения;
• отсутствие однородности соответствующих товаров или услуг;
• неправильную оценку фонетических, графических либо семантических характеристик сравниваемых обозначений;
• отсутствие риска смешения у соответствующего круга потребителей;
• слабую различительную способность совпадающего элемента;
• приобретенную различительную способность заявленного обозначения;
• наличие надлежащим образом оформленного согласия владельца противопоставленного товарного знака;
• необходимость ограничения перечня товаров или услуг вместо полного отказа;
• иные обстоятельства, свидетельствующие о соответствии обозначения требованиям статей 3 и 10 Закона.

При рассмотрении спора о сходстве до степени смешения существенное значение имеет действующий Административный регламент. Он предусматривает, что сходство словесных обозначений может быть фонетическим, графическим и семантическим, а оценка должна производиться с учетом общего впечатления от обозначений.

При определении однородности товаров необходимо устанавливать возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров одному производителю; при этом принимаются во внимание вид и назначение товаров, материал изготовления, взаимодополняемость, взаимозаменяемость, условия реализации, круг потребителей и другие обстоятельства.

Следовательно, обжалование отказа не должно сводиться исключительно к формальному сравнению регистрационных записей или классов Международной классификации товаров и услуг. Предметом рассмотрения должна выступать совокупная вероятность смешения обозначений в реальных условиях товарного оборота.

Судебное обжалование решения Апелляционного совета

Если Апелляционный совет оставляет отказ в силе, Закон предоставляет заявителю дополнительную судебную форму защиты. Согласно части третьей статьи 16 Закона Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» заявитель вправе обжаловать решение Апелляционного совета в суд в течение шести месяцев с даты принятия решения.

Таким образом, законодательством предусмотрена последовательная двухступенчатая модель обжалования результатов государственной экспертизы:

• первая стадия — обращение в Апелляционный совет Министерства юстиции Республики Узбекистан в течение трех месяцев с даты принятия решения;
• вторая стадия — судебное обжалование решения Апелляционного совета в течение шести месяцев с даты его принятия.

Такая конструкция означает, что непосредственным предметом судебного оспаривания в предусмотренной статьей 16 Закона процедуре является именно решение Апелляционного совета.

Для владельца международной регистрации это имеет важное практическое значение: получение окончательного отказа требует своевременного перехода к национальным средствам правовой защиты. Международное бюро ВОИС не пересматривает материально-правовую обоснованность решения узбекского ведомства. Спор относительно соответствия товарного знака требованиям законодательства Республики Узбекистан разрешается посредством предусмотренных национальным правом процедур.

Соотношение предварительного и окончательного отказа с национальным обжалованием

Необходимо различать представление доводов в ответ на предварительный отказ и обжалование окончательного решения. На стадии предварительного отказа владелец международной регистрации еще находится в рамках первоначального экспертного производства. Представляя свои доводы в шестимесячный срок, он стремится убедить экспертизу изменить первоначальную позицию и предоставить обозначению правовую охрану полностью либо частично.

Обращение же в Апелляционный совет имеет иную правовую природу. Оно представляет собой самостоятельную процедуру пересмотра уже принятого результата государственной экспертизы в порядке статьи 16 Закона о товарных знаках.